Voidaksesi hyötyä kansainvälisestä rekisteröintijärjestelmästä sinun tulee olla oikeutettu hakemaan rekisteröintiä sekä sinulla tulee olla tavaramerkkiin ns. kantarekisteröinti tai kantahakemus. Niillä tarkoitetaan tavaramerkkiä, jonka olet rekisteröinyt/jolle olet hakenut rekisteröintiä kotimaassasi tai maassa, jossa harjoitat todellista liiketoimintaa (”real and effective commercial establishment”). EU-tavaramerkki rinnastetaan EU-maan kansalliseen tavaramerkkirekisteröintiin tai -hakemukseen.

Kantarekisteröinti tai -hakemus määrittelee myös kyseistä merkkiä koskevan kansainvälisen rekisteröinnin laajuuden. Kansainvälinen tavaramerkki ei voi koskea tavaroita ja palveluja kantarekisteröintiä tai -hakemusta laajemmin.

On myös mahdollista, että kansainvälinen rekisteröinti perustuu useampaan kantarekisteröintiin ja/tai -hakemukseen. Niiden tulee kuitenkin koskea täsmälleen samaa tavaramerkkiä.

Esimerkki nro 1 – Oikeus hakea. Suomalainen yritys, joka on hakenut tavaramerkkirekisteröintiä Suomessa, voi perustaa kv. tavaramerkkihakemuksen suomalaiseen tavaramerkkihakemukseen/-rekisteröintiin, koska Suomi kuuluu kansainväliseen rekisteröintijärjestelmään.

Esimerkki nro 2 – Ei oikeutta hakea. Kanadalainen yritys, joka on hakenut tavaramerkkirekisteröintiä Kanadassa, ei voi perustaa kv. tavaramerkkihakemusta kanadalaiseen tavaramerkkihakemukseen/-rekisteröintiin, koska Kanada ei kuulu kansainväliseen rekisteröintijärjestelmään.

Esimerkki nro 3 – Ei oikeutta hakea. Kanadalainen yritys, joka on hakenut tavaramerkkirekisteröintiä Suomessa, ei voi perustaa kv. tavaramerkkihakemusta suomalaiseen tavaramerkkihakemukseen/-rekisteröintiin, koska Suomi ei ole yrityksen kotimaa.

Kv. tavaramerkkihakemus perustuu käytännössä lähes aina yrityksen kotimaan tavaramerkkihakemukseen tai -rekisteröintiin. Tähän sääntöön on kuitenkin olemassa poikkeus.

Esimerkki nro 4 – Oikeus hakea. Kanadalainen yritys, joka on hakenut tavaramerkkirekisteröintiä Suomessa, voi perustaa kv. tavaramerkkihakemuksen suomalaiseen tavaramerkkihakemukseen/-rekisteröintiin, jos yrityksellä on todellista liiketoimintaa (”real and effective commercial establishment”) Suomessa.

Sitä, että yrityksellä on asianomaisessa maassa todellista liiketoimintaa (eikä kotipaikkaa), käytetään kansainvälisen tavaramerkkirekisteröinnin perustana erittäin harvoin.

Kansainvälinen rekisteröinti on ikään kuin kansallisen tavaramerkkihakemuksen tai -rekisteröinnin kopio:
Hakija – Sama kuin perustana olevassa tavaramerkkihakemuksessa tai -rekisteröinnissä
Tavaramerkki – Sama kuin perustana olevassa tavaramerkkihakemuksessa tai -rekisteröinnissä
Tavara- ja palveluluettelo – Sama tai suppeampi kuin perustana olevassa tavaramerkkihakemuksessa tai -rekisteröinnissä

Hakemuksesi käsittely WIPO:ssa

Kv. tavaramerkkihakemus toimitetaan tavaramerkkivirastoon siinä maassa, jonka tavaramerkkihakemukseen tai -rekisteröintiin kv. tavaramerkkihakemus perustuu. Sieltä hakemus toimitetaan WIPO:on, jossa hakemuksesta tutkitaan tietyt muodollisuudet. WIPO tarkistaa, että hakemuksen tavara- ja palveluluettelo noudattaa kansainvälistä tavaroiden/palveluiden luokitusta (ns. Nizzan luokitus). Teoriassa luokitus on kansainvälisellä tasolla yhdenmukaistettu, mutta siitä huolimatta maat arvioivat hakemusten tavara-/palveluluokituksen toisinaan eri tavoin. Saatat merkitä kansainväliseen tavaramerkkihakemukseen samat tavarat ja palvelut, jotka on jo perustana olevassa tavaramerkissä hyväksytty, mutta siitä huolimatta WIPO katsoo ne liian epätäsmällisiksi. Tällaisissa tapauksissa WIPO antaa ilmoituksen (”irregularity letter”) ja pyytää tarkentamaan epätäsmällisiksi katsomansa termit. Ilmoitus lähetetään sinulle ja myös vastineesi tulee toimittaa hakemuksesi alkuperämaan tavaramerkkiviraston kautta.

Mikäli WIPO katsoo, että kaikki hakemuksesi suhteen on kunnossa, se julkaistaan ja merkistä annetaan rekisteröintitodistus. Tämä merkitsee kuitenkin vasta sitä, että kansainvälinen rekisteröinti siirretään hakemuksessa nimettyjen maiden käsiteltäväksi. Rekisteröinnin kriittisin vaihe eli hakemuksesi käsittely kansallisella tasolla on tuolloin siis vasta alkamassa. Kansallinen käsittely kussakin hakemuksessa nimeämässäsi maassa määrittelee sen, minkä maiden osalta tavaramerkkirekisteröinti lopulta tulee voimaan.

Hakemuksesi kansallinen käsittely

Jokainen yksittäinen tavaramerkkihakemuksessasi mainittu maa tekee itsenäisen päätöksen siitä, hyväksyykö se kansainvälisen tavaramerkkisi. Hakemuksesi käsitellään kunkin maan kansallisten (paikallisten) kriteereiden mukaan. Kansainvälisen hakemuksesi tulee täyttää samat kriteerit kuin kansallisen tavaramerkkihakemuksen kyseisessä maassa.

Mikäli hakemuksesi käsittelyssä ilmenee ongelmia, esimerkiksi siksi, että tavaramerkkiäsi ei katsota erottamiskykyiseksi tai on olemassa aiempia rekisteröintejä, jotka muodostuvat merkkisi rekisteröinnin esteeksi, kohdemaan kansallinen tavaramerkkivirasto ilmoittaa asiasta sinulle antamallaan välipäätöksellä (”office action”). On myös mahdollista (melko yleistä), että kansallinen tavaramerkkivirasto vaatii muutoksia hakemuksesi tavara-/palveluluetteloon, vaikka ne ovat jo tulleet hyväksytyiksi aiemmin WIPO:n toimesta. Välipäätös annetaan sinulle tiedoksi WIPO:n kautta, mutta vastine välipäätökseen annetaan suoraan kansalliselle tavaramerkkivirastolle. Pääsääntöisesti välipäätökseen tulee vastata paikallista asiamiestä käyttäen. Mikäli rekisteröinnin esteet selvitetään kansallisella tasolla ja kansallinen tavaramerkkivirasto hyväksyy kansainvälisen rekisteröinnin, vasta tuolloin sinun tavaramerkkisi tulee virallisesti hyväksytyksi kyseisessä maassa.

Rekisteröinnin jälkeen

Laajentaminen muita maita koskevaksi. Kansainväliseen tavaramerkkirekisteröintiisi voidaan liittää uusia maita. Tämä prosessi, jota kutsutaan nimellä “subsequent designation”, on ensimmäistä kansainvälistä hakemusprosessia hieman suoraviivaisempi. Hakemus tehdään suoraan WIPO:lle, joka välittää sen hakemuksessa nimetyille maille. Huomioithan, että tässä vaiheessa ei ole mahdollista lisätä uusia tavaroita/palveluita hakemukseen.

Uudistaminen. Mikäli kansainvälinen rekisteröintisi hyväksytään kansallisella tasolla, on seuraava askel yleensä rekisteröinnin uudistam
inen. Rekisteröinti on voimassa 10 vuotta myöntämispäivästä ja se on uudistettavissa aina 10 vuodeksi kerrallaan. Uudistamisvaiheessa sinulle on huomattavaa etua kansainvälisestä rekisteröinnistäsi. Voit hakea uudistamista keskitetysti WIPO:sta, jolloin tavaramerkin uudistaminen koskee samalla kaikkia niitä maita, jotka aiemmin olivat hyväksyneet kansainvälisen rekisteröintisi. Sinun tulee kuitenkin olla tarkkana mahdollisten uudistamiseen liittyvien kansallisten vaatimusten suhteen. Jotkut maat saattavat esimerkiksi vaatia, että sinun tulee todistaa tavaramerkkisi olleen käytössä kyseisissä maissa.

Tavaramerkkioikeuden luovuttaminen. Oikeus kansainväliseen tavaramerkkiin voidaan luovuttaa eteenpäin osittain tai kokonaan. Tavaramerkkioikeus voidaan siirtää eteenpäin yksinkertaisella hakemuksella WIPO:on ja saada samalla muutos voimaan rekisteröinnin kaikissa kohdemaissa.

Huomattavin varjopuoli: kolmannen osapuolen hyökkäys ja riippuvuus kantarekisteröinnistä

Kansainvälisen rekisteröinnin huomattavin varjopuoli on se, että 5 vuoden ajan (rekisteröintipäivästä laskettuna) kansainvälisen merkin voimassaolo on riippuvainen sen perustana olevan tavaramerkkirekisteröinnin voimassaolosta. Tällä tarkoitetaan sitä, että mikäli perustana oleva tavaramerkkihakemus ei etene rekisteröinniksi lainkaan tai perustana oleva tavaramerkkirekisteröinnin voimassaolo päättyy syystä tai toisesta (esimerkiksi kolmannen osapuolen vaatimuksen johdosta), myös kansainvälisen tavaramerkin voimassaolo päättyy samoilta osin.

Esimerkki. Mikäli kv. tavaramerkkihakemuksen perustana oleva suomalainen tavaramerkkihakemus koskee kenkiä ja vaatteita ja PRH hylkää hakemuksen kenkien osalta, tulee myös kansainvälinen hakemus hylätyksi niiden osalta.

Tämä riippuvuussuhde poistuu 5 vuoden kuluttua kv. tavaramerkin rekisteröintipäivästä. Sen jälkeen perustana oleva tavaramerkkirekisteröinti voidaan siis vaikka kumota kokonaan ilman mitään vaikutusta kv. tavaramerkkirekisteröintiin.